在美國申請註冊商標必須填報正確住所位置？2024年聯邦巡迴上訴法院In re Chestek PLLC案
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楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授
外國人申請美國商標須透過美國律師代理並提供住所地地址資訊
2019年之前，外國人在美國申請商標，申請人需要提供一個郵寄地址，其中可以包括郵政信箱。2019年，美國專利商標局進行了規則制定的預告評論程序（notice-and-comment rulemaking），要求居住於美國及其領地以外的商標申請人、註冊人或商標訴訟相關方必須由美國執業律師代理（即「美國律師代理要求」）。USPTO解釋，採納美國律師代理要求是學習其他國家類似國內代理人要求的做法，只要申請人住所地不在美國，就須要透過美國代理人提出申請[1]。
最終，USPTO修改37 C.F.R. § 2.32，要求所有申請須包括「每個申請人的姓名和住所地地址（domicile address）」，並新增37 C.F.R. § 2.189，要求「申請人或註冊人必須提供並保持其住所地地址」（「住所地地址要求」）[2]。原先預告草案對「住所地」定義爲「自然人的永久法定住所地」（the permanent legal place of residence of a natural person），但最後正式通過的規則，將住所地定義擴張到「法人實體的主要營業地點」[3]。另外，USPTO要求申請人提供於判定申請人是否須適用「美國律師代理要求」的所有合理必要資訊[4]。
Chestek申請商標不肯提供住所地地址
2020年5月，代表客戶處理商標事務的律師事務所Chestek提交了商標「CHESTEK LEGAL」申請，並僅提供郵政信箱作爲其住所地址。審查官拒絕Chestek的申請，因其未能遵守37 C.F.R. §§ 2.32(a)(2) 和 2.189。Chestek拒絕更改其地址，並主張對其施加的規則違反行政程序法的規則制定程序[5]。
審查官最終拒絕該申請。Chestek向美國商標審理暨上訴委員會（TTAB）上訴，TTAB支持審查官的決定，拒絕該案註冊。故Chestek進而向聯邦巡迴上訴法院提起上訴[6]。
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新規定草案與最終版本不同？
Chestek主張，此次修訂有二個地方違反行政程序法。一，USPTO在制定規則時應遵守5 U.S.C. § 553的預告和評論程序，但由於原先草案中對住所地的定義與最終正式通過的規則內容不同，所以並不符合行政程序法要求的預告[7]。
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在美國行政程序法第553條雖然規定行政規則應該經過預告（notice）與評論（comment）程序，但第553條(b)規定了例外：「除非法規要求預知或聽證，否則本項不適用於：(A)解釋性規則、一般政策聲明或機構內組織、程序或實踐規則（rules of agency organization, procedure, or practice）；…[8]」也就是說，只有實質性規則（substantial rule）才須經過預告評論程序，解釋性規則（interpretive rule）和程序性規則（procedural rules）則不須經過預告評論程序。
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Chestek主張，住所地址要求是一項實質性規則，因爲其對申請人取得商標提出了新要求：故在實質上改變了申請人的權利或利益[9]。
但上訴法院不同意此看法。上訴法院認爲最具參考性的先例是JEM Broadcasting Co. v. F.C.C.案[10]，該案指出，第553條(b)(A) 的程序性規則的特徵在於，其並不會改變當事人的權利或利益，但可能改變當事人向行政機關提出其觀點的方式。上訴法院認爲，本案中，新規則只是改變了申請人向行政機關呈現自己的方式，其並沒有改變USPTO評估商標申請的實質標準，例如商標在商業上的使用或其識別性[11]。
Chestek退一步主張，就算該規則是程序性規則，美國專利法35 U.S.C. § 2(b)(2)已明確要求[12]，USPTO在制定法規（regulations）時，必須根據行政程序法第553條進行預告和評論的程序[13]。但上訴法院認爲，專利法第2條只說要根據第553條制訂法規，但既然第553條(b)(A)存在的程序性例外，則USPTO在制定程序性規則時仍可主張例外[14]，亦即仍然不需要採取預告評論程序。
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住所地地址規則的新增是否有理由？
第二，Chestek主張新增住所地址要求是專斷和恣意的（arbitrary and capricious），因爲最終規則未能對住所地址要求提供令人滿意解釋，並未考慮到如隱私這種重要問題[15]。Chestek主張，USPTO決定採取的「住所地地址要求」這樣的行政行爲，屬於專擅恣意並違反行政程序法[16]。
但上訴法院認爲，這個規定確實與美國律師代理要求的制定有關。USPTO說明，因爲曾發生未經授權的外國當事人非法代理商標申請人，以及所謂的自訴外國申請人未能遵守USPTO的要求，且大多數國家類似的國內代理人要求都「將要求條件與住所地連結」，故USPTO打算遵循這一做法。爲了將美國律師代理要求與住所地連結，USPTO必須瞭解申請人的住所，並在規則中將其定義爲「自然人的永久法定居所或法人實體的主要營業地點」。因爲USPTO需要知道申請人的住所地址，以確定「美國律師代理要求」是否適用[17]。
最後，Chestek主張，住所地址要求是專擅恣意，是因爲最終規則未考慮到該要求會產生隱私和其他問題，例如其對家暴受害者或無家可歸者的影響。但上訴法院認爲，行政機關並不需要「在做出決定時考慮所有政策替代方案」 ，而且USPTO制定該新規則時，並沒有人提出隱私的問題。所以並不能指控USPTO沒有考量到當時沒人提出的問題[18]。
最終聯邦巡迴上訴法院駁回了Chestek的上訴，支持USPTO和TTAB的決定，意即維持「提供申請人住所地地址」的新要求。
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備註：
In re Chestek PLLC, No. 2022-1843, 2024 WL 561381, at *1 (Fed. Cir. Feb. 13, 2024).
In re Chestek PLLC, at *1.
37 C.F.R. § 2.2(o).
37 C.F.R. § 2.11(b).
In re Chestek PLLC, at *2.
Id. at *2.
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5 U.S.C. § 553(b)(A).
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In re Chestek PLLC, at *3.
JEM Broadcasting Co. v. F.C.C., 22 F.3d 320 (D.C. Cir. 1994).
In re Chestek PLLC, at *3.
35 U.S.C. § 2(b)(2).
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In re Chestek PLLC, at *4.
Id. at *4.
Id. at *2.
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【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】
真理大學法律系副教授
中央大學產業經濟所碩士
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臺灣大學法學博士
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